Część 2b: Analiza due diligence własności intelektualnej
Ten kolejny artykuł z naszej serii „Transakcje korporacyjne w sektorze MŚP – przeszkoda nie do pokonania czy wyzwanie, któremu można sprostać?” dotyczy należytej staranności w zakresie własności intelektualnej, a biorąc pod uwagę poprzedni artykuł mojego kolegi Sebastiana Keilholza, sensowne jest zacytowanie jego pierwszego zdania – nieco dostosowanego – tutaj na początku:
„Właściwy przegląd prawa własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla nabywców spółek w odniesieniu do wyceny spółki, która ma zostać sprzedana w okresie poprzedzającym transakcję fuzji i przejęć”.
Temat due diligence nadal kojarzy się przede wszystkim z przeglądem aktywów materialnych, relacji biznesowych lub siły roboczej spółki, która ma zostać sprzedana. Wraz z globalizacją i cyfryzacją punkt ciężkości przesunął się przy określaniu wartości firmy: obecnie prawa własności intelektualnej w szczególności określają cenę zakupu nabywanej firmy i często wpływają na decyzję o zakupie.
Jest to szczególnie prawdziwe, gdy zagraniczni nabywcy celują w niemieckie firmy. Szczególnie interesujące są tutaj patenty i wiedza specjalistyczna potrzebne do opracowania lub nabycia innowacyjnych technologii lub marek, które (nadal) oznaczają „Made in Germany”. Zagraniczni inwestorzy są szczególnie zainteresowani sektorami technologii i opieki zdrowotnej, tj. obszarami, które znalazły się pod jeszcze większą kontrolą z powodu COVID-19, zwłaszcza oprogramowaniem i systemami informatycznymi. Według badania PWC z 2020 r. inwestorzy private equity byli najczęściej zaangażowani w małe i średnie transakcje.
Na czym polega należyta staranność w zakresie własności intelektualnej?
Obejmuje to inwentaryzację i analizę wszystkich praw własności intelektualnej – są to patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wszelkie udzielone licencje, ale także prawa autorskie, których nie można zarejestrować, przynajmniej w Niemczech, oraz wszelkie prawa do know-how firmy. Jako tymczasowe prawa monopolowe, wyżej wymienione prawa własności intelektualnej przekazują spółce bezwzględne prawa do eksploatacji – bezwzględne, ponieważ prawo monopolowe zastrzega dla jego właściciela prawo do wyłącznej eksploatacji chronionego prawa własności intelektualnej i leżącej u jego podstaw innowacji, z wyłączeniem osób trzecich. Podkreśla to również znaczenie takich niematerialnych aktywów prawnych w wycenie wartości spółki w ramach transakcji dotyczącej aktywów.
Co jest ważne w badaniu due diligence IP?
Należyta staranność w zakresie własności intelektualnej jest wykorzystywana do określenia
- czy i w jakim zakresie przejmowana spółka posiada prawa własności,
- czy licencje zostały im przyznane lub czy istnieje zależność licencyjna,
- czy istnieją spory prawne, oraz
- zakres, w jakim wiedza specjalistyczna jest zakotwiczona w firmie i jakie środki są stosowane w celu ochrony tej wiedzy.
W przypadku młodej firmy lub start-upu, nacisk zostanie oczywiście położony na identyfikację know-how, ponieważ może nie istnieć jeszcze żadna opatentowana technologia, a być może nawet technologia gotowa do opatentowania. W przypadku firmy o ugruntowanej pozycji, która posiada już technologie i marki ugruntowane na rynku, a jednocześnie portfolio własności intelektualnej, które jest przynajmniej częściowo zarejestrowane, wyszukiwanie w odpowiednich bazach danych własności intelektualnej może zapewnić szybki i wiarygodny przegląd. Firma z branży zaawansowanych technologii lub biotechnologii lub dostawca złożonych rozwiązań technicznych wymaga bardziej intensywnej analizy własności intelektualnej niż jest to konieczne w przypadku firmy, która jest interesująca dla kupującego głównie ze względu na jej kanały dystrybucji.
Diabeł tkwi w szczegółach…
Sprawdzając dane w rejestrach właściwych organów, można dość szybko ustalić zarejestrowanego właściciela, status prawa własności (czy patent lub znak towarowy jest nadal ważny, czy też okres ochrony wygasł?), okres i zakres ochrony danego prawa własności. Wpisy w rejestrze nie zawsze jednak odzwierciedlają rzeczywistą sytuację prawną. Wynika to z faktu, że prawa własności intelektualnej często nie są rejestrowane w imieniu spółki docelowej, ale – ze względów podatkowych – w imieniu „spółki holdingowej IP” w ramach grupy lub w imieniu osoby trzeciej bliskiej spółce, np. pierwotnego założyciela spółki lub udziałowca. Ponadto rejestr nie odzwierciedla, czy prawa własności intelektualnej są objęte licencjami. Ma to jednak znaczenie dla dostępności i wewnętrznej wartości praw własności intelektualnej, dlatego też istotne jest zapoznanie się z odpowiednimi umowami licencyjnymi. Jeśli nabywca przejmuje przejmowaną spółkę i zawiera istniejące umowy licencyjne jako licencjodawca, zwykle będzie zainteresowany szybkim rozwiązaniem umowy, podczas gdy po stronie licencjobiorcy jest bardziej prawdopodobne, że będzie zainteresowany kontynuacją umowy licencyjnej.
Sytuacja jest często jeszcze mniej jasna w odniesieniu do niezarejestrowanych praw majątkowych, takich jak utwory chronione prawem autorskim, w szczególności prawa do oprogramowania i wiedzy specjalistycznej. Prawa te są często faktycznym istotnym składnikiem majątku przedmiotu transakcji, a informacje na ich temat można ustalić dopiero po przedstawieniu umów z osobami trzecimi – takich jak umowy o prace badawczo-rozwojowe, umowy o współpracy, umowy o rozwój IT/oprogramowania.
W tym zakresie kluczowe znaczenie ma kompletna i dokładna dokumentacja. Dotyczy to również wynalazków pracowników, obciążeń praw własności w postaci zastawów lub umów o rozgraniczeniu, a także wszelkich toczących się lub zakończonych sporów prawnych związanych z prawami własności intelektualnej.
Wnioski
Potencjalni nabywcy lub inwestorzy powinni skupić się nie tylko na aktywach materialnych podczas badania „celu”, ale także na prawach własności przemysłowej – to tutaj gra muzyka. Im bardziej rzetelna wycena, tym bardziej udane decyzje dotyczące inwestycji w aktywa IP, in-licensing / out-licensing lub sprzedaż / przejęcie.
Perspektywy
Niniejsza seria artykułów stanowi dla małych i średnich przedsiębiorstw wstępny przewodnik dotyczący organizacji i skutecznego przeprowadzenia procesu transakcyjnego. W tym celu w kolejnych artykułach przedstawimy kluczowe kwestie w kontekście transakcji fuzji i przejęć w sposób zwięzły i zorientowany na praktykę. W następnym artykule przejdziemy do fazy podpisywania umowy w procesie fuzji i przejęć: mój kolega Christian Schon przedstawi przegląd fazy negocjacji umowy i późniejszego podpisania umowy.
Autor i osoby kontaktowe chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania!
Micaela Schork, LL.M.
schork@tigges.legal
+49 211 8687 134